Disputa entre Apple e Gradiente pelo uso da marca iPhone é votada no STF

A Apple conseguiu dois votos favoráveis, no STF – Supremo Tribunal Federal, no julgamento da disputa que trava com a Gradiente pelo direito ao uso da marca iPhone no Brasil. Os ministros Luís Barroso e Luiz Fux mantiveram decisão das instâncias inferiores da Justiça que impediram a empresa brasileira de usar com exclusividade o termo “iPhone”.

Por enquanto, apenas três ministros votaram. O placar do julgamento, que acontece virtualmente, está em 2 votos a 1. O relator, ministro Dias Toffoli, deu o direito do uso da marca para a Gradiente, que tem o registro no Inpi – Instituto Nacional da Propriedade Industrial desde 2008.

O ministro Edson Fachin se declarou suspeito e não votará. Os demais ainda vão decidir nesta semana.

Saiba sobre o caso

A disputa entre Apple e Gradiente se arrasta na Justiça desde 2012. Naquele ano, a multinacional americana entrou com um processo contra a Gradiente e o INPI reivindicando o uso da marca “iPhone” no País.

No processo, a Gradiente alega que solicitou o registro da marca “Gradiente iphone” no Inpi em 2000, mas só o obteve em janeiro de 2008. De acordo com a empresa, a Apple começou a vender seu produto no Brasil no segundo semestre de 2008 e pediu o registro da marca, negado pelo Inpi por causa do registro já existente.

Sem exclusividade

Para Barroso, as decisões das instâncias do Judiciário apenas vedaram a possibilidade do uso isolado do termo “Iphone”, mas não violaram o direito da Gradiente à marca registrada.

“Como se vê na decisão que acolheu o pedido de registro, o termo efetivamente registrado é a marca ‘G Gradiente Iphone’, de modo que a decisão judicial ora impugnada apenas condicionou o seu uso aos estritos termos do deferimento expedido pelo Inpi”, afirmou no voto.

Ele classificou o caso como “complexo” e disse que não há, a princípio, ilícito imputável a nenhuma das empresas.

Barroso ainda entendeu que a disputa entre Apple e Gradiente é patrimonial e com “elevado grau de especificidade”. Por isso, sugeriu cancelar a repercussão geral do caso. Se a sugestão for acatada pela maioria dos ministros, a decisão tomada pelo STF vincularia apenas as duas partes envolvidas no processo.

Desenvolvimento

O ministro Luiz Fux apontou em seu voto que a discussão deve ser analisada do ponto de vista do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Segundo ele, deve-se levar em conta a quase uma década entre o depósito e a concessão do registro da marca no Inpi. Mas também, acrescenta, “há ainda que se ter em conta a dinamicidade do mercado de tecnologia, sob pena de comprometer a razão de existir da propriedade intelectual, no sentido de resguardar a inovação e premiar o incumbente mais eficiente”.

“À luz do caso concreto, é cristalino que o interesse social não recai sobre a solução proposta pela Recorrente [Gradiente], no sentido de impedir o verdadeiro desenvolvimento de um produto de uso continuado e massivo, que segue sendo líder em seu segmento até os dias atuais”, afirmou.

Gradiente

No início do julgamento, no início de junho, Toffoli fez um longo voto de 30 páginas, passando por todo o histórico do Direito de Propriedade Industrial no Brasil. Para ele, no caso “não se pode atribuir ao Inpi ou à Gradiente, que depositou o pedido em 2000, qualquer ilegalidade em razão do registro como marca da expressão Gradiente Iphone no Brasil”.

No caso, o ministro ressalta que ficou incontroverso que a Gradiente obteve o registro validamente expedido pelo Inpi, para a exploração exclusiva de seu sinal distintivo no Brasil.

“De fato, privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé não atende aos referidos enunciados constitucionais”, diz.

Por fim, sugeriu a seguinte tese: “De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior”.

Acordo

Durante a pandemia, houve uma tentativa de acordo frustrada entres as empresas no STF. Foram realizadas 20 sessões por videoconferência. A ministra aposentada Ellen Gracie, designada mediadora, registrou na época que, apesar de todos os esforços, não se alcançou um termo comum.

O acordo foi tentado depois de a 4ª Turma do STJ – Superior Tribunal de Justiça ter decidido, em 2018, que o registro da marca “Gradiente iphone” pela Gradiente (IGB Eletrônica) não impede que a Apple use a marca “iPhone” no Brasil.

O tribunal negou o pedido da Gradiente e do Inpi que tentavam impedir o uso da marca pela companhia americana. O relator da ação no STJ, ministro Luis Felipe Salomão, disse que a Gradiente não deve ser indenizada pela Apple por causa da marca.

Do O Sul